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| 妙手回春，起死回生——实用新型“死刑”终改判 |
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惠邦知识产权代理专题二
在我国的专利制度中，专利分为三种类型：发明、实用新型和外观设计。其中发明必须经过实质审查，创造性要求较高，比较难授权；而实用新型和外观设计则仅进行形式审查，符合法律规定的形式要件即可授权。但随着我国专利制度的完善、发展和进步，实用新型和外观设计专利申请的形式审查也越来越严格。另外，随着我国科学技术的发展、进步，软件创新、商业方法等都迫切希望能够进入专利的领地，以获得技术实施的垄断权，但软件程序本身以及商业方法均不属于专利的授权客体。在这种大背景下，为保护申请人的智慧成果，专利代理人有时会将申请人以上范畴的设计思想以专利的形式进行表达。很显然，这种专利申请在未来的专利审查过程中面临重大考验，稍有不慎就可能面临被无情驳回的风险！为减少申请风险，专利代理人一方面需要严格按照《中华人民共和国专利法》及其实施细则、《审查指南》的要求进行专利申请的撰写，另一方面必须非常熟悉《审查指南》，以期能够对驳回意见进行有效抗辩。
——广东惠邦律师事务所 孙大勇 笔者曾受深圳某申请人的委托代理一种广告位信息管理系统专利，其技术方案的核心内容为：“该系统包括用于产生广告与广告位编号的编号生成设备、用于所述广告、广告位编号自动录入的编号录入设备、用于所述广告、广告位编号及相关信息存储的数据库存储设备，其中所述编号生成设备、所述编号录入设备分别通过上位计算机对所述存储设备进行访问，实现信息的上传、下载。”
上述技术方案的内容作为实用新型专利来申请，经申请人审阅后，笔者迅速报递国家知识产权局。审查员经审查后认为：上述技术方案中的各具体组成部分为公知公用技术，整个方案本身属于智力活动的规则和方法，不属于专利的授权客体，依法应当驳回该申请。
实用新型专利申请根据我国专利法的规定，只进行形式审查，不进行实质审查，以区别于发明专利的申请。目前很多申请人都认为，实用新型专利申请通常都会获得授权。但随着我国科学技术的发展、进步，软件创新、商业方法等都迫切希望能够进入专利的领地，以获得技术实施的垄断权，但软件程序本身以及商业方法均不属于专利的授权客体。鉴于此，关于上述主题的专利申请的审查都异常严格，撰写、答辩都需慎重，否则将面临被驳回的风险。
收到国家局上述拟驳回申请的《审查意见通知书》，笔者并不奇怪，因为笔者知道这种情形的专利申请答辩通常是不可少的，但是答辩一定要严谨、细致、周密，否则既耽误了授权时间，又可能导致专利申请的最终驳回，后果不堪设想。为此，笔者陈述意见如下：
1、本申请对编号生成设备、编号录入设备和存储设备进行了功能限定，经过功能限定后的上述设备是全新的，不属于现有技术。
本申请的权利要求1的技术方案是：一种广告位信息管理系统，其特征是，该系统包括用于产生广告与广告位编号的编号生成设备、用于所述广告、广告位编号自动录入的编号录入设备、用于所述广告、广告位编号及相关信息存储的数据库存储设备，其中所述编号生成设备、所述编号录入设备分别通过上位计算机对所述存储设备进行访问，实现信息的上传、下载。
《审查指南》第一部分第二章中的相关规定对使用新型专利的权利要求书的撰写作出了明确规定：权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型，特征部分不得单纯描述实用新型功能，只有某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚，而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时，使用功能或者效果特征来限定实用新型才是允许的。由于本申请所涉及到的广告位信息管理系统是一个全新的系统，为了清晰的描述本实用新型，在本实用新型的撰写过程中申请人将其中的一些技术特征进行了功能限定，例如：用于产生广告与广告位编号的编号生成设备、用于所述广告、广告位编号自动录入的编号录入设备、用于所述广告、广告位编号及相关信息存储的数据库存储设备等。其中涉及到的编号生成设备、编号录入设备、存储设备都通过功能本身进行了限定。申请人认为经过功能限定后的技术特征，不能当然地认为都属于现有技术。《审查指南》第二部分第九章曾举了一个例子：将一个计算机程序输入到一个公知的计算机来控制该计算机的内部操作，从而实现计算机内部性能的改进，如果该申请为了解决技术问题，利用了技术手段和能够产生技术效果时，就表明该专利申请属于可给予专利保护的客体。很显然，《审查指南》并未因为计算机为公知的就认定申请本身属于现有技术，而排除该申请的可专利性。
申请人认为，随着社会的发展和信息技术的革命，很多基于计算机或者网络、设备等的技术其所使用的硬件可能都是相同的，但是由于硬件本身发挥的作用不同或者硬件与硬件之间的连接关系不同，都可能产生意料不到的效果。具体到本实用新型，申请人认为：本实用新型所涉及到的相关技术特征，由于进行了功能限定，所述的编号录入设备、编号生成设备和存储设备便不再是普通的设备，而成为一个特定的设备，从而区别于现有技术。
2、本申请对编号生成设备、编号录入设备和存储设备、计算机等设备的连接关系采用了方法特征进行限定，但整个申请本身不是一种方法。
申请人在描述独立权利要求时除了用功能限定上述的编号录入设备、编号生成设备和存储设备外，对各部分之间的连接关系采用了方法特征进行限定，即：其中所述编号生成设备、所述编号录入设备分别通过上位计算机对所述存储设备进行访问，实现信息的上传、下载。
根据《审查指南》的规定，权利要求应当描述产品的形状、构造特征，但在用方法特征来限定产品的某个形状、构造使得该形状构造更加清楚的前提下，在权利要求中以方法特征来限定产品的形状、构造才是允许的。申请人认为，本申请通过方法特征对上述提到的计算机、设备等特征的构造进行限定，实际上使得本申请的构造关系更清晰。
可见在本申请的编号录入设备、编号生成设备、存储设备已进行功能限定的情况下，上述的设备不再属于现有技术，上述设备之间以及上述设备与计算机等其他部件的连接关系便不再属于一种普通的连接，从而能够同现有的技术区别开来，具有新颖性和创造性。
《中华人民共和国专利法实施细则》第二条第二款规定：专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。《审查指南》第一部分第二章对产品的构造做出了进一步的规定：产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。其中，机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等，线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。申请人认为本申请之技术方案实质就是一种产品构造，本申请的撰写形式与技术实质完全符合专利法及其实施细则的相关规定。
经笔者陈述意见，审查员最终同意了笔者的答辩观点，本申请被依法授予专利权。
法律依据援引：
《中华人民共和国专利法》第二十五条规定：对下列各项，不授予专利权：
（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质。
对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。
《中华人民共和国专利法实施细则》第二条第二款规定：专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
责任编辑：孙大勇，中国司法部注册律师、国家知识产权局核批专利代理人
联系方式：0755－82960775，13798506762
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