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发表日期:2007年9月29日 编辑:admin 有3161位读者读过此文 【字体:
 
旁征博引,步步为营——巧妙 “增加”新内容

惠邦知识产权代理专题一

    在我国要取得专利代理人资格,首先必须具备的条件就是申请者应当具有理工科专业背景。拥有理工科背景对于专利代理人理解专利技术、同发明人进行良好的沟通交流具有重要意义。在实践中,拥有特定专业技术背景的专利代理人不仅可以很好地帮助发明人理顺设计思路、完善设计理念,而且能够从最大程度上帮助发明人减少直至排除专利申请过程中的法律障碍。

——广东惠邦律师事务所 孙大勇



笔者曾经于2005年受深圳某申请人的委托申请一种关于某机床设备的实用新型专利,代理人接受委托后,应该申请人的要求完成了全部专利申请文件,并迅速报递国家知识产权局。拿到受理通知书后的一个半月左右,该申请人要求增加技术特征,将原权利要求书中的部分内容:“……所述的调压阀与气缸间通过电磁阀居间控制,所述的电磁阀受PC机控制”改为:“……所述的调压阀与气缸间通过电磁阀居间控制,所述的电磁阀受PC机或者可编程控制器PLC控制” 。即,电磁阀由原来的“PC机控制”一种方式改为“PC机或者可编程控制器PLC控制”二者选一的方式。新增加的内容在原说明书中并无相关描述。
《中华人民共和国专利法》第三十三条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。根据上述规定,上述修改肯定不会被允许。是否立刻拒绝申请人的要求?笔者沉思良久。
笔者本科主修机电一体化专业,四年的机械工程本科教育使得笔者受到良好的工学熏陶,在笔者的潜意识里PLC有时又被称为PC。鉴于此,笔者答应了申请人的要求,根据专利法的规定在自申请日起的两个月内向国家知识产权局提出主动补正的请求,将“新的技术特征”加到了原权利要求书中。
如同笔者所预料的那样,国家局审查员经审查后向笔者发出《补正通知书》,要求笔者删除新增加的内容,或者陈述理由,否则该申请将被驳回。
对此,笔者结合以前本科学到的东西,并查阅大量的机械学资料后,提出意见陈述如下:
申请人对实用新型申请文件进行了主动修改,且该修改并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。因为:
修改之前“所述的电磁阀受PC机控制”中所述的PC机是指PC(Personal Computer)即个人计算机和PC(Programmable Controller)即可编程控制器两个部分。对于英文缩写PC,非本领域技术人员只能将PC理解为个人计算机,但本领域的技术人员除了可以将PC理解为个人计算机,还可以理解为可编程控制器。其理由是:中国水利水电出版社出版的《可编程控制器原理及应用》第一页第19至23行的叙述是“随着半导体技术,特别是微处理器和微型计算机技术的发展,PLC已广泛使用微处理器作为CPU,输入输出模块和外围电路也采用了中、大规模甚至超大规模集成电路。PLC已不再仅仅具备逻辑判断功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通讯等功能,因此PLC又被称为PC(Programmable Controller)。”机械工业出版社出版的《可编程控制器技术及应用》第2页第3至12行也有相似内容的描述。“电磁阀受PC机控制”表明了这属于工业自动控制的领域,而可编程控制器是工业自动控制的主要手段之一,所以本领域的技术人员可以毫无异议的将PC理解为可编程控制器和个人计算机。但其他领域的技术人员可能无法做出这样的理解。
2005年12月16日作出的主动修改的目的就是为了使本实用新型专利申请的保护范围更加确切和技术方案更加详细,而且消除了非本专业技术人员只将“PC”狭义的理解成个人计算机的错误理解,避免了以后因对“PC”的理解的差异而造成了纠纷。
基于以上理由,申请人认为主动修改没有超过原说明书和权利要求书记载的范围。
笔者在提交《意见陈述书》的同时,附《可编程控制器原理及应用》、《可编程控制器技术及应用》等相关复印资料,供审查员参考。审查员经审查,采纳了笔者的意见,所涉实用新型专利申请被依法授权。

法律依据援引:
《中华人民共和国专利法》第三十三条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
《中华人民共和国专利法实施细则》第五十一条第二款规定:实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

责任编辑:孙大勇,中国司法部注册律师、国家知识产权局核批专利代理人
联系方式:0755-82960775,13798506762

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