日期: 2008-12-15

法院: 浙江省杭州市中级人民法院

案号:（2008）杭民三初字第137号

原告士商（上海）机械有限公司，住所地上海市闵行区都会路118号。

法定代表人冯光元，该公司董事长。

委托代理人（特别授权代理）吴贤德，浙江金道律师事务所律师。

被告建德市正新工具制造有限公司，住所地浙江省建德市梅城镇府前街154号（梅城城南西路67号）。

法定代表人王汝华，该公司董事长。

委托代理人（特别授权代理）翁霁明，杭州九洲专利事务所有限公司专利代理人。

原告士商（上海）机械有限公司（以下简称士商公司）诉被告建德市正新工具制造有限公司（以下简称正新公司）侵犯外观设计专利权纠纷一案，本院于2008年4月28日受理后，依法组成合议庭，于2008年7月28日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人吴贤德、被告的法定代表人王汝华及委托代理人翁霁明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告士商公司诉称:原告于2005年7月7日向国家知识产权局申请并获得了名称为自动绕线器（封闭式）的外观设计专利，专利号为ZL200530040981.4，上述产品为出口外销产品。2007年底，原告的欧洲客户通过邮件告知原告:被告向其报价原告编号为CR605产品，价格远远低于原告的价格，并同时抄送了该公司的网站地址。随后，原告登陆原告网站（www.ledwl.com）发现，被告网站产品目录中的部分产品与原告2005年向国家专利局申请并获得批准的外观设计专利产品外观上完全一致。于是原告委托律师致函给被告，要求停止制造、销售该产品，但被告却不予理睬。故诉请判令被告:1、立即停止生产、销售侵犯原告专利的侵权产品。2、收回并销毁所有侵权产品及销毁制造侵权产品的模具，并消除影响。3、向原告公开赔礼道歉。4、赔偿原告经济损失50万元人民币、原告为调查、制止侵权所支付律师代理费12000元、公证费3000元；合计515000元。5、本案诉讼费由被告承担。

为证明自己的主张，原告提交下列证据材料:

1、外观设计专利证书。证明原告为专利权利人。

2、专利年检收据。证明原告依法支付了该专利年费。

3、公证书。证明被告侵权。

4、产品实物。证明被告产品与专利外观完全一致。

5、发票。证明原告为调查、制止侵权所制服的律师代理费12000元、公证费3000元。

被告正新公司辩称:一、被告的前身为建德市正兴热熔材料厂，2005年因经营需要，变更为现在的建德市正新工具制造有限公司，变更后的法定代表人、地址、联系电话以及税务号等均不变。而被告的前身在原告专利申请日前就已做好了生产的必要准备，根据专利法第六十三条第（二）款的规定，享有先用权。二、被告在原告专利申请日前已在97届广交会的特刊上刊登了被控侵权产品的图片，因此被告制造和销售被控产品属于自由公知技术，不构成对原告的专利侵权。基于上述两点，答辩人请求法院依法驳回原告的诉讼请求。三、原告专利不符合专利法第23条的规定，被告在答辩期间依法向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求，请求法院中止对本案的审理。

为证明自己的观点，被告提交下列证据材料:

1、专利无效宣告请求书。证明被告已在答辩期内向专利复审委员会提出无效请求。

2、“原建德市正兴热熔材料厂变更通知”。证明现在的被告就是原建德市正兴热熔材料厂变更而来。

3、《中国产品》97届广交会特刊。

4、《中国产品》出版物。

证据3、4，证明在专利申请日前，被告已在第97届广交会的《中国产品》特刊上刊登了涉案产品。

5、《中国产品》97届广交会特刊认刊合约书及附件。

6、电汇凭证及收款凭证。

证据5、6，证明被告当时刊登广交会特刊的和约书和附件，并支付的广告费。

7、关于第97届广交会的网站下载页。证明第97届广交会的开幕时间，与《中国产品》特刊上刊登产品广告的时间一致。

8、采购订单。证明原告专利申请日前，被告已就争议产品对外销售。

9、送货单。证明与证据8相互印证，已经销售的事实。

10、建德市正新工具制造有限公司组织机构代码证、税务登记证。

11、建德市正兴热熔材料厂营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证。

证据10、11是证据2的补强证据，两者的税务登记证号、法定代表人都是相同的，证明两者的承继关系。

12、无效受理通知书。与证据1对应，支持被告要求中止本案审理的请求。

13、证人出庭申请。证明证据8、9的销售事实。

双方提交的上述证据经庭审质证，结合双方的质证意见，本院对上述证据认证如下:

一、对于原告提供的证据。

1、证据1—2，被告对真实性、合法性、关联性无异议。本院予以确认。

2、证据3，被告对真实性无异议，关联性有异议，认为没有中文翻译件，都是英文，无法对证据的内容进行质证。本院认为无法确认该证据与本案的关联性，故对该证据的效力不予确认。

3、证据4，被告对真实性、关联性有异议。本院认为该证据为原告单方所拍摄，被告不予认可，故本院对该证据的效力不予确认。

4、证据5，被告对真实性无异议，关联性有异议，认为律师代理费没有委托合同佐证，两项费用凭证与本案缺乏关联性。本院认为，证据5中的律师费发票没有表明与本案的同一性，故对其证据效力不予确认；公证费发票与原告提供的证据3相互印证，故对其证据效力予以确认。

二、对于被告提供的证据。

1、证据1、12，原告对证据1的真实性、合法性无异议，但认为与本案没有关联性，是第三人向专利机构提交的。原告认为证据12超过举证期限，不予质证。本院认为，证据1为原告向专利复审委员会所提交，与本案具有关联性；结合证据12，能够证明被告已在答辩期内向专利复审委员会提出无效宣告请求的事实。

2、证据2、10、11，原告对证据2的真实性、合法性有异议，认为不能仅凭通知书就认定被告和建德市正兴热熔材料厂是承继关系；对证据10、11的真实性、合法性无异议，关联性有异议，认为虽然被告与建德市正兴热熔材料厂具有相同的法定代表人，但不能证明两者就是一个主体。本院认为，虽然证据2的变更通知为被告单方出具，但结合证据10、11被告所提供的建德市正兴热熔材料厂和建德市正新工具制造有限公司的相关材料，可以证明建德市正兴热熔材料厂与被告存在事实上的承继关系。

3、证据3、4，原告对关联性、合法性有异议，认为没有出版刊号，登载的只是一个主视图，没有其他视图，无法证明这个产品就是与原告专利相同的产品。本院对上述证据的真实性予以确认，能够证明上述刊物刊登了ZS100、ZD200、ZD150、ZD165、ZQ100等型号产品广告的事实。

4、证据5、6，原告认为证据5只有第三人建德市正兴热熔材料厂盖章，没有承办单位盖章，不符合证据形式要件，不能证明被告的主张；证据6是案外人建德市正兴热熔材料厂的收款收据，与本案缺乏关联性。本院认为，结合证据3、4，能够证明建德市正兴热熔材料厂在《中国产品》97广交会特刊上刊登广告的事实。

5、证据7，原告认为证据7与本案缺乏关联性。本院认为，该证据内容为对第97届广交会的介绍，与本案缺乏必然的联系，故对该证据的证明效力不予确认。

6、证据8、9、13，原告认为证据8没有相关单位盖章或签字，不符合证据形式要件，不能证明被告的主张；证据9只是被告单方面证据，没有收货单位、经手人签字认可，缺乏证据形式要件，不能证明被告主张的事实；原告认为证人出庭申请，应在举证期限内提出，被告当庭提出，不符合证据规则要求，希法庭予以驳回。本院认为，证据13的证人证言作为对证据8、9的补强，应予准许，结合证据8、9，能够证明建德市正新制造有限公司销售了ZQ100、ZD165、ZD200等型号产品的事实。

本院认为:士商公司系专利号为ZL200530040981.4“自动绕线器（封闭式）”外观设计专利的专利权人，该专利在有效期限内，法律状态稳定，并已履行了缴纳专利年费的义务，故该专利为有效专利，应受国家法律保护，原告享有诉权。

《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第二项规定:“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权:…（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且在原有范围内继续制造、使用的”。本案中，被告认为其制造、销售的涉案产品早在原告专利申请日之前已经制造、销售，并在《中国产品》（机械五金、电子、电器）97届广交会特刊上刊登了型号为ZS100、ZD200、ZD150、ZD165、ZQ100等产品的外形立体图案广告。原告则认为被告在原告专利申请日之前制造、销售的依据不足，并且《中国产品》非公开出版物，刊登了产品的主视图，被告的公知技术抗辩不能成立。本院认为，被告所提供的证据8采购订单和证据9送货单能够相互印证，并结合证人证言以及证人所提供的产品实物，能够证明建德市正新制造有限公司向强生信达贸易有限公司销售了包括型号为ZQ100、ZD165、ZD200的产品，上述产品的外观与原告专利外观基本一致。建德市正兴热熔材料厂以建德市正新制造有限公司的名义在《中国产品》（机械五金、电子、电器）97届广交会特刊上刊登的ZS100、ZD200、ZD150、ZD165、ZQ100五种产品外形立体图广告在外观上与原告专利基本一致。建德市正兴热熔材料厂与被告具有同一的组织机构代码、税务登记号；建德市正新制造有限公司与被告具有同一的地址和电话号码，能够表明三者之间具有事实上的承继关系，故被告提供的证据能够表明其在原告专利申请日之前制造、销售了涉案产品，其先用权抗辩成立，本院予以支持。被告制造、销售了在原告专利申请日之前已经是处于公知公有领域的外观，其行为合法。综上，本院对于原告要求被告停止侵权，销毁模具、消除影响，赔偿经济损失的诉请不予支持。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第二项，判决如下:

驳回原告士商（上海）机械有限公司的诉讼请求。

案件受理费人民币4300元，由原告士商（上海）机械有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本壹份，上诉于浙江省高级人民法院[在递交上诉状之日起7日内先预缴上诉案件受理费人民币4300元（具体金额由浙江省高级人民法院确定，多余部分以后退还），款汇浙江省高级人民法院，浙江省财政厅非税收入结算分户，帐号:398000101040006575515001，开户行:农业银行西湖支行。逾期按自动撤回上诉处理]。

审判长朱为平

代理审判员解斌

二〇〇八年十二月十五日

书记员张天马