四川省高级人民法院民事判决书

(2010)川民终字第20号

　　上诉人（原审被告）三台县鲁湖酒厂。

　　法定代表人胡显仁，厂长。

委托代理人张维尽，四川众城律师事务所律师。

　　被上诉人（原审原告）四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司。

　　法定代表人范荣彰，董事长。

　　委托代理人钟宇，四川道融民舟律师事务所律师。

委托代理人潘迅，四川道融民舟律师事务所律师。

　　上诉人三台县鲁湖酒厂（以下简称鲁湖酒厂）因与四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称丰谷公司）专利侵权纠纷一案，不服四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第26号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年12月24日受理此案后，依法组成合议庭，于2010年1月25日公开开庭审理了本案。鲁湖酒厂的委托代理人张维尽，丰谷公司的委托代理人钟宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原审法院经审理查明：2002年8月23日，丰谷公司申请了名称为“酒瓶(二)”的外观设计专利。2003年4月23日，国家知识产权局授予该外观设计专利权，专利号为ZL02356137.8，该专利至今有效。

　　2006年7月以来，鲁湖酒厂利用回收丰谷公司的旧酒瓶，灌装自己生产的白酒，在绵阳、德阳、广元等地销售。2008年丰谷公司以鲁湖酒厂侵犯其外观设计专利权为由向该院提起诉讼，经该院主持调解，丰谷公司、鲁湖酒厂双方于2008年6月19日达成调解协议，其内容为：1、鲁湖酒厂收购丰谷公司旧酒瓶用于灌装自己生产的白酒，已侵犯了丰谷公司的外观设计专利权；2、鲁湖酒厂保证以后不再实施任何侵犯丰谷公司知识产权的行为；3、鲁湖酒厂于协议签订后的三日内向丰谷公司支付侵权赔偿款20 000元、丰谷公司为制止侵权支付的律师费5 000元，共计25 000元；4、如鲁湖酒厂未能按时付款，则按照丰谷公司起诉金额进行赔偿。该院作出（2008）绵民初字第38号《民事调解书》，确认了上述调解协议。该调解书生效后，鲁湖酒厂向丰谷公司支付了赔偿款。此后，鲁湖酒厂仍在收购丰谷公司的旧酒瓶灌装自己生产的“精丰头曲”白酒进行销售，故丰谷公司诉至法院请求判令：1、鲁湖酒厂停止使用并销毁全部侵犯丰谷公司专利权的酒瓶；2、赔偿丰谷公司经济损失10万元；3、赔偿丰谷公司因调查、制止侵权行为的支出；4、鲁湖酒厂承担本案诉讼费。

　　另查明，丰谷公司的“丰谷及图”注册商标于2007年5月24日通过该院(2007)绵民初字第3号民事判决确认为驰名商标。丰谷公司此次为维护权利支付律师费6 000元。

　　原审法院经审理认为：丰谷公司合法拥有“酒瓶(二)”的外观设计专利，该专利至今有效，受法律保护。鲁湖酒厂明知该外观设计为丰谷公司的专利，仍未经许可，利用该外观设计的酒瓶来灌装自己生产的白酒并销售，侵犯了丰谷公司的外观设计专利权。在此次诉讼之前，丰谷公司已经因鲁湖酒厂侵犯此项外观设计专利权诉讼到该院，双方在该院组织下于2008年6月达成了调解协议，鲁湖酒厂承诺停止侵权，并支付丰谷公司侵权赔偿款20 000万。现距离前事不足一年，鲁湖酒厂再次故意侵权，情节严重。其辩称使用的是丰谷公司销售后回收的废旧瓶子属于专利法规定的权利用尽的情形不符合《中华人民共和国专利法》第六十九条之规定，该院对该辩解理由不予采信。丰谷公司主张赔偿数额，但未向该院举出有效证据，其赔偿数额该院将酌情全案而定。为保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国专利法》第六十五条：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失，侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”之规定，判决：一、鲁湖酒厂停止使用并销毁丰谷公司拥有的外观设计专利权的酒瓶；二、鲁湖酒厂赔偿丰谷公司经济损失及为制止侵权而产生的费用共计46 000元。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费3 300元，由鲁湖酒厂负担。

　　宣判后，鲁湖酒厂以原判决认定事实错误为由，向本院提起上诉，请求撤销原判决，依法驳回丰谷公司的诉讼请求。其理由为：1、丰谷公司虽然拥有涉案酒瓶的外观设计专利权，但是其使用该外观设计专利的酒瓶生产、销售白酒并出售后，已经获得收益，其专利权已经用尽，鲁湖酒厂回收该旧酒瓶灌装自己的白酒销售，其行为不构成侵权，故原判决未依照《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第（一）项的规定确定鲁湖酒厂不承担侵权责任错误；2、鲁湖酒厂系个人出资成立的小厂，其回收利用各式旧酒瓶，是为了节约成本和废物利用，2008年丰谷公司起诉其侵权时，为息事宁人，曾主动自认侵权并赔偿丰谷公司经济损失，该自认不能作为确定赔偿数额的“再次侵权，情节严重”依据，故原判决确定的赔偿数额过高。

　　二审中，鲁湖酒厂为证明仅收购旧酒瓶18 000余个，向法院提交了2006年、2007年鲁湖酒厂的《记帐凭证》等复印件。

　　丰谷公司答辩称：鲁湖酒厂回收丰谷公司的旧酒瓶，用于灌装自己生产的白酒销售，在另一行政案件中已确认该行为构成侵权，且鲁湖酒厂也在另一民事案件中与丰谷公司就该行为构成侵权达成了调解协议，故鲁湖酒厂的该行为构成侵权；原判决根据鲁湖酒厂的侵权情节确定赔偿数额是合理的。因此，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判决。

　　本院当庭组织双方当事人进行质证，丰谷公司认为鲁湖酒厂提供的上述证据不属二审的新证据，并对该证据的真实性也持异议。本院认为，由于鲁湖酒厂提供的上述证据为自己公司的记帐凭证，又无其他证据印证其内容的真实性，丰谷公司对该证据的真实性也持异议，且该证据也不能证明鲁湖酒厂仅收购旧酒瓶18 000余个的事实，故本院对该证据不予采信。

　　本院对原审法院查明的事实予以确认。另查明，本院作出的（2007）川行终字第557号《行政判决书》主要认定：鲁湖酒厂以营利为目的销售的“丰杯头曲”酒，其包装物——酒瓶采用回收丰谷公司享有外观设计专利权的酒瓶，并非专利权人制造或者经专利权人许可而制造并售出的完整产品。进入市场的“丰杯头曲”酒与专利权人销售的该外观设计专利酒瓶作包装的酒相混淆，给消费者以“丰杯头曲”与专利权人有关联的误导，且影响专利权人相关产品市场占有率，损害了专利权人的合法利益，应视为侵犯专利权人的专利权。

　　本院认为，本案主要涉及鲁湖酒厂的行为是否构成侵权； 原判决确定的赔偿数额是否恰当等争议焦点问题。

　　一、关于法律适用的问题。由于2008年12月27日新修改的《中华人民共和国专利法》施行时间为2009年10月1日，本案原判决时间为2009年5月27日，故原判决引用新修改的该法律第六十五条不当，应引用2000年8月25日修改的该法律及相关规定，本院应予以纠正。

　　二、鲁湖酒厂的行为是否构成侵权的问题。其一，根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”本案中，鲁湖酒厂在一、二审的诉讼中均认可其使用的涉案酒瓶系未经专利权人丰谷公司许可所实施的行为，如果鲁湖酒厂的使用行为不符合法律规定免责的情形，那么应承担侵权的民事责任；其二，鲁湖酒厂提出原判决未依照《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第（一）项的规定确定鲁湖酒厂不承担侵权责任的问题。《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第（一）项规定“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的，不视为侵犯专利权。”中所指的“该产品”应当仅限于专利权人制造或者经专利权人许可而制造并售出的完整产品。本案中，就丰谷公司外观设计专利来说，专利产品名称为酒瓶，其应用价值在于作为酒的包装物即酒瓶与酒作为一个整体投入市场，当这种酒产品合法投入市场并售出后，购买者自己使用或再次使用、许诺销售或者销售该产品的，不视为侵犯专利权，但鲁湖酒厂回收了丰谷公司外观设计专利产品的酒瓶，用于灌装自己生产的白酒进行销售，这种行为已突破了专利产品合法购入者使用的内涵，成了一种变相生产制造外观设计专利产品的行为。故鲁湖酒厂的此种行为不符合该法律规定免责的情形，其辩称不侵权的理由不能成立。

　　三、原判决确定的赔偿数额是否恰当。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条规定“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5 000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。人民法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。”本案中，由于丰谷公司的实际损失和鲁湖酒厂的违法所得无法确定，原判决根据丰谷公司的请求，采取法定赔偿的方式确定赔偿数额正确。鲁湖酒厂在本院作出（2007）川行终字第557号行政生效判决后，就知道其上述行为已经构成侵权，并在原审法院审理的（2008）绵民初字第38号案件中其也明确承诺不再侵权，且向丰谷公司支付了侵权赔偿款，本案距离前事不足一年，其再次实施上述行为，属于鲁湖酒厂故意侵权，且情节较严重，以及丰谷公司为维护权利所支付的合理开支，原判决综合考虑确定鲁湖酒厂赔偿丰谷公司46 000元正确。

　　综上，上诉人鲁湖酒厂的上诉请求及理由均不能成立，应予以驳回。原判决认定事实清楚，审判程序合法，引用法律不当，但判决结果正确，本案应予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3300元，由三台县鲁湖酒厂负担。

　　本判决为终审判决。

审　判　长　刘巧英

审　判　员　刘小红

代理审判员　陈　洪

二○一○年三月九日

书　记　员　甘菱铭