日期: 2013-07-15

法院: 北京市高级人民法院

案号:（2013）高民终字第1222号

上诉人（原审原告）李长高，男，汉族，1977年6月8日出生，住河北省石家庄市桥西区汇新路1号旭华园1栋3单元501室。

委托代理人陈晓菊，福建力华律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）北京华润万家生活超市有限公司，住所地北京市丰台区成寿寺路2号3层303室。

法定代表人郑罡，董事长。

被上诉人（原审被告）平阳斯迈尔工艺品有限公司，住所地浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业园区。

法定代表人宋育彬，董事长。

上诉人李长高因侵害实用新型专利权纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院（2012）二中民初字第16886号民事判决，向本院提起上诉。本院2013年2月26日受理本案后，依法组成合议庭，于2013年4月26日公开开庭进行了审理。上诉人李长高的委托代理人陈晓菊到庭参加诉讼。被上诉人北京华润万家生活超市有限公司（简称华润万家公司）、被上诉人平阳斯迈尔工艺品有限公司（简称斯迈尔公司）经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定，李长高是名称为“一种自动滚按足浴盆”的实用新型专利（简称涉案专利）的专利权人。2012年6月30日，李长高在针对涉案专利的无效宣告请求审查程序中修改了权利要求书，删除了原权利要求1-4，将原权利要求5作为新的权利要求1。2012年11月30日，专利复审委员会作出第19620号无效宣告请求审查决定（简称第19620号决定），在原权利要求1为新的独立权利要求1的基础上维持本专利权有效。2012年5月21日，李长高的代理人在公证人员的监督下在北京市丰台区华润万家公司经营的华润万家超市购买了斯迈尔公司生产的SJ-858B的宋金足浴盆两台、SJ-777的宋金足浴盆两台、SJ-858的宋金足浴盆一台（简称被控侵权产品）。被控侵权产品的技术方案与涉案专利权利要求1的技术方案相比，除涉案专利中的技术特征“皮带传动机构”在被控侵权产品中体现为“蜗转轴轮、蜗杆传动机构”外，被控侵权产品具有涉案专利权利要求1的其他必要技术特征。

北京市第一中级人民法院认为，在不考虑无效宣告程序的情况下，“蜗转轴轮、蜗杆传动机构”构成“皮带传动机构”的等同特征，被控侵权产品落入专利权人主张的涉案专利的保护范围。但是，“空腔位于中间位置”和“蜗转轴轮、蜗杆传动机构”特征共同存在的相应技术方案已经在权利要求的修改过程中予以放弃，故不能再通过等同原则再纳入专利权的保护范围。因此，被控侵权产品未落入涉案专利权保护范围，斯迈尔公司和华润万家公司并未侵害涉案专利权。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第六条之规定，判决:驳回李长高的全部诉讼请求。

李长高不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，判令华润万家公司停止销售被控侵权产品、斯迈尔公司停止制造、销售被控侵权产品、销毁制造模具并赔偿经济损失100万元。其上诉理由为:一、禁止反悔的部分应当是包含于修改前原权利要求范围内而在专利说明书或附图中未提及的技术方案。在本案，禁止反悔原则并不适用。二、按照等同原则，被控侵权产品所使用的是蜗轮蜗杆传动机构，涉案专利中是皮带传动机构，二者是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，被控侵权产品的技术方案显然落入涉案专利权的保护范围。

斯迈尔公司、华润万家公司服从一审判决。

经审理查明:

涉案专利是名称为“一种自动滚按足浴盆”的实用新型专利，申请日为2008年2月2日，授权公告日为2008年12月24日，专利号为ZL200820101351.1，专利权人为李长高。涉案专利原权利要求书有8项权利要求，其中权利要求1-5为:

“1、一种自动滚按足浴盆，包括盆体及设于盆体底部的滚轮，其特征在于:所述盆体包括内盆与外盆，在内盆与外盆封闭的空间形成一空腔，在所述空腔内设有一驱动电机及传动机构，所述传动机构的输入端连接所述驱动电机，输出端则连接该滚轮。

2、根据权利要求1所述的一种自动滚按足浴盆，其特征在于:所述滚轮分为两组共用一转轴并排布置，所述空腔位于两组滚轮的一侧，所述空腔内的传动机构为蜗转轴轮、蜗杆传动机构，所述涡轮、蜗杆传动机构的输出端则连接该转轴的一端。

3、根据权利要求1所述的一种自动滚按足浴盆，其特征在于:所述滚轮分为两组共用一转轴并排布置，所述空腔位于两组滚轮的中间位置，所述空腔内的传动机构为皮带传动机构，所述皮带传动机构的输出端则连接该转轴的中部位置。

4、根据权利要求2或3所述的一种自动滚按足浴盆，其特征在于:所述盆体的内盆位于所述空腔处设有轴孔，转轴通过所述轴孔贯穿于盆体的内盆和空腔之间，所述轴孔和转轴的连接处设有一密封装置。

5、根据权利要求4所述的一种自动滚按足浴盆，其特征在于:所述密封装置包括壳体、水封、油封及铜套，所述壳体分为互相配合的第一壳体和第二壳体两部，所述水封设在第一壳体与第二壳体之间，所述铜套设在第一壳体内并由油封密封。”

2012年6月30日，李长高在针对涉案专利提出的无效宣告请求审查程序中，为了克服不具备创造性的缺陷，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提交意见陈述书，删除了原权利要求1-4，将原权利要求5作为新的独立权利要求。

2012年11月30日，专利复审委员会做出第19620号决定，在以原权利要求5为新的独立权利要求1的基础上维持涉案专利权有效。新的权利要求1为:

“1、一种自动滚按足浴盆，包括盆体及设于盆体底部的滚轮，其特征在于:所述盆体包括内盆与外盆，在内盆与外盆封闭的空间形成一空腔，在所述空腔内设有一驱动电机及传动机构，所述传动机构的输入端连接所述驱动电机，输出端则连接该滚轮；所述滚轮分为两组共用一转轴并排布置，所述空腔位于两组滚轮的一侧，所述空腔内的传动机构为蜗转轴轮、蜗杆传动机构，所述涡轮、蜗杆传动机构的输出端则连接该转轴的一端；或者所述滚轮分为两组共用一转轴并排布置，所述空腔位于两组滚轮的中间位置，所述空腔内的传动机构为皮带传动机构，所述皮带传动机构的输出端则连接该转轴的中部位置；所述盆体的内盆位于所述空腔处设有轴孔，转轴通过所述轴孔贯穿于盆体的内盆和空腔之间，所述轴孔和转轴的连接处设有一密封装置；所述密封装置包括壳体、水封、油封及铜套，所述壳体分为互相配合的第一壳体和第二壳体两部，所述水封设在第一壳体与第二壳体之间，所述铜套设在第一壳体内并由油封密封。”

2012年5月21日，在公证处人员监督下，李长高的代理人到北京市丰台区新业广场附近的华润万家超市二层购买了被控侵权产品，支付了2835元货款，并取得了相应的小票及发票。该过程为（2012）京长安内民证字第4268号公证书所记载。斯迈尔公司认可被控侵权产品为其制造。

李长高向一审法院起诉主张被控侵权产品侵害其专利权，并明确主张被控侵权产品落入涉案专利修改后的权利要求1的保护范围。

在一审法院主持下，双方当事人当庭就涉案新专利权利要求1中“空腔位于两组滚轮的中间位置”的技术方案与被控侵权产品进行了技术对比，双方确认除了一个技术特征有区别以外，三款被控侵权产品均具有涉案专利的其他全部必要技术特征。当事人均确认，被控侵权产品使用的传动机构是蜗轮蜗杆传动机构，而非涉案专利的皮带传动机构。

李长高主张，蜗轮蜗杆传动机构与皮带传动机构属于等同替换，故应为等同侵权。斯迈尔公司主张，本案应适用禁止反悔原则，李长高在无效宣告程序中放弃的技术方案不能再重新纳入其专利的保护范围。

上述事实，有涉案专利证书及专利文件、年费收据、（2012）京长安内民证字第4268号公证书、被控侵权产品实物、购买被控侵权产品发票、第19620号及当事人陈述等在案佐证。

本院认为:

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十九条规定:被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。

本案中，李长高并没有主张并证明被诉侵权行为发生在2009年10月1日之后，而购买被控侵权产品的时间为2012年5月，因此本院认定被控侵权行为发生在2009年10月1日以后，本案应当适用修改后的专利法即2008年修正的《专利法》审理本案。本案主要争议焦点如下:

一、蜗轮蜗杆传动机构与皮带传动机构是否构成等同特征

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定:专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

在本案中，蜗轮蜗杆传动机构与皮带传动机构在被控侵权产品中实现了相同的功能——将驱动电机产生的机械能传递给滚轮，达到相同的技术效果——滚轮利用传动装置传递的机械能进行旋转运动，尽管传动手段有所区别，前者是依靠皮带与主动轮、从动轮之间的摩擦力进行运动传输，后者是蜗轮与蜗杆之间的位置配合形成的挤压进行运动传输，但无论是皮带传动机构还是蜗轮蜗杆传动机构都是本领域普通技术人员惯常使用的传动机构方式，采用蜗轮蜗杆传动机构代替皮带传动机构系惯常手段的直接置换。因此，蜗轮蜗杆传动机构与皮带传动机构是以基本相同的手段，实际基本相同的功能，达到基本相同的效果，而且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，故二者构成等同特征。

二、涉案专利权利要求1-4的删除是否构成对“皮带传动机构”这一技术特征的限制

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定:专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

专利权人在授权确权程序中的修改和意见陈述可能会对专利权保护范围产生一定的限制作用，即所谓的禁止反悔原则。禁止反悔有两种情形，一种是防止将放弃的技术方案重新纳入专利权保护范围，另一种是防止将已经进行了限制的技术特征以等同特征的方式重新纳入保护范围。当禁止反悔针对的是技术特征的限制而非技术方案的放弃的时候，禁止反悔可能构成对等同特征的限制。如果修改或者意见陈述针对的是技术特征的限制，该限制将不允许将已经排除在外的技术特征重新认定为等同特征。只是对技术方案的放弃，并没有对技术方案中的技术特征进行限制的修改或意见陈述，并不对等同特征的认定产生影响。

在本案中，李长高在涉案专利权的无效宣告请求审查程序中因为权利要求1-4不具备创造性而删除上述权利要求，放弃了权利要求1-4的技术方案，李长高不能在侵权纠纷中将上述技术方案重新纳入专利权保护范围。但是，对权利要求1-4的删除，并不直接构成对权利要求3中皮带传动机构这一技术特征的限制，因此并不能在侵权纠纷中将该技术特征相等同的特征排除在保护范围之外。一审法院认为，李长高对权利要求1-4的放弃产生了对皮带传动这一技术特征的限制，显属法律适用错误，应当予以纠正。

三、李长高对传动机构的自我限制是否会限制等同特征的认定

《专利法》第五十九条规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

权利要求书是划定专利权保护范围的依据，专利权的边界应当尽量通过权利要求书予以明晰和确定，否则容易造成相关公众的困惑，损害公共利益。因此，在司法政策上，应当尽量激励专利权人或专利申请人将专利权的保护范围予以明确地限定。在确定某技术特征保护范围是否可以扩展到等同特征时，要考虑以下限制条件:如果专利申请人在撰写权利要求书时已经明确地、有意识地将某些技术特征相等同的技术特征排除在外，则在对该技术特征的保护范围进行确定时，不能够允许其扩展到已经进行了自我限制的等同特征，换言之，不能将专利权人已经明确地排除在外的技术特征认定为等同特征，纳入到专利权的保护范围之内。

在本案中，李长高在撰写权利要求书时能够非常明确地认识到权利要求3中当“空腔位于两组滚轮的中间位置”时可以采用蜗轮蜗杆传动机构，因为在权利要求2中，当“空腔位于两组滚轮的一侧”时，传动机构为蜗轮蜗杆传动机构。李长高完全可以在权利要求3中将当“空腔位于两组滚轮的中间位置”时的传动机构撰写为“皮带传动机构或蜗轮蜗杆传动机构”，或者写成其上位概念“传动机构”，但李长高在明确认识到这一点的情况下，仍然将传动机构具体化为皮带传动，表明其自身主观上已经故意排除了其他具体传动机构方式，例如被控侵权产品中的蜗轮蜗杆传动机构。因此，在这种情况下，不能够再允许其在侵权纠纷中将“皮带传动机构”的保护范围扩展到等同特征“蜗轮蜗杆传动机构”。相应地，修改后的权利要求1中，当“空腔位于两组滚轮的中间位置”时，其要求保护的传动机构只能具体为皮带传动机构，不能包括被控侵权产品的蜗轮蜗杆传动机构。因此，被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。一审判决的相关认定，结论正确。

综上，一审判决适用法律虽有不当，但认定事实清楚，认定被控侵权产品未落入涉案专利权保护范围的结论是正确的。李长高的上诉理由，缺乏事实和法律依据，其上诉请求本院不予支持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下:

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一万三千八百元，由李长高负担（已交纳）；二审案件受理费一万三千八百元，由李长高负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长刘辉

代理审判员石必胜

代理审判员陶钧

二○一三年七月十五日

本件与原本核对无异

书记员郑皓泽