案件要旨：

通过研究权利人以往的庭审判决得以限定权利人所声称的外观设计专利的设计创新部分（或称“设计上的突出特点”、“主要设计部分”或者“要部”）；通过研究本领域产品的技术发展脉络得以将权利人所声称的设计创新部分否定，从而得出权利人所声称的设计创新部分不能作为判断外观设计相同或者相近似的参考要素的结论。产品其他部分的设计因不相同也不相近似，从而可以得出产品外观设计整体不相同也不相近似的结论。

案件回放：

2010年7月1日深圳市ZY科技有限公司因涉嫌侵犯深圳市YG电子有限公司（简称：YG公司）的某外观设计专利被诉至深圳市市场监督管理局，深圳市市场监督管理局遂依法对深圳市ZY科技有限公司（简称：ZY公司）展开专利侵权调查。为维护自身的合法权益，深圳市ZY科技有限公司紧急委托广东惠邦律师事务所孙大勇律师进行应对、答辩。

经详细研究请求人深圳市YG电子有限公司提交的专利文件资料，并对与该专利有关的文献资料进行了检索、调查与分析，孙律师认为被诉侵权产品依法不构成对请求人深圳市YG电子有限公司外观设计专利权的侵权。虽然请求人深圳市YG电子有限公司提交了广东省高级人民法院的终审判决书，该判决书对类似的情形做出了侵权的认定。但是，孙律师认为：在以往的司法审判中，相关的被告并未对该专利产品的研发技术背景做出描述，而通过对该技术背景的分析可以看出，请求人深圳市YG电子有限公司所描述的外观设计专利的设计要点之一即共鸣腔外观结构其实并非由其所独创，因为要通过用调节共鸣腔的体积从而达到更好的音效，方案只有两种，即滑动嵌入式箱体设计和折叠伸缩式共鸣腔设计，由于ZY公司的产品是迷你型便携式的小音箱，滑动嵌入式的箱体设计体积比较大，也不便于携带，故实际上，只有折叠伸缩共鸣腔这一种方案可选，这也是迷你便携式音箱的惯常设计……

鉴于本案的特殊性，深圳市市场监督管理局派出五名稽查人员参与了本案侵权判定的听证程序。孙律师当庭发表了ZY公司所生产的产品不构成专利侵权的抗辩意见：

一、YG公司的专利在设计上的突出特点之一是伸缩共鸣腔，而伸缩共鸣腔这一特征是由迷你音箱共鸣腔的功能所限定的特征，在侵权比对时应当不予考虑。

本案YG公司曾就本案中的涉案专利起诉马丁梽侵权，该案被告马丁梽上诉至广东省高级人民法院，省高院作出了终审判决，案号：（2009）粤高法民三终字第20*号。省高院在审理中查明：YG公司在原审法院2009年1月14日开庭时，当庭陈述涉案专利在设计上的突出特点为有一个伸缩共鸣腔，可以关闭和张开，方便携带。

根据《民事诉讼证据规则》第九条的规定：已为人民法院发生法律效力的裁判所认定的事实，当事人无需举证证明。（2009）粤高法民三终字第20*号案件是终审判决，已发生法律效力，故其认定的YG公司陈述的涉案专利的设计上的突出特点为有一个伸缩共鸣腔，确认了伸缩共鸣腔就是YG公司专利设计的突出特点之一。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称：《若干问题的解释》）第11条第1款规定，伸缩共鸣腔这一特征作为主要由技术功能决定的设计特征在侵权比对时应当不予考虑。

参考YG公司法定代表人的实用新型专利“一种可以调整共鸣腔的便携式音箱”，专利号ZL200520067714.0，该实用新型提供了一种既能调整共鸣腔的体积、又能获得较好的音质和播放效果的便携式音箱。为了使音箱具有较大的共鸣腔，该实用新型设置了伸缩共鸣腔，该伸缩共鸣腔由软质材料制成，其轴向截面呈连续的波纹状，径向截面呈与轴向截面相应的连续的由大到小、由小到大的不同截面。当需要使用的时候，可以将伸缩共鸣腔伸出，使共鸣腔的体积增多一倍以上，显著的提高音箱的音质和效果；当不使用的时候，可以将伸缩共鸣腔闭合，放置在音箱主体内，从而减小体积，便于携带。专利号为ZL200620015053.1，名称为“可折叠式音箱”的实用新型专利，其提供的技术方案是，音箱由上下壳体组成，上下壳体之间由弹性可伸缩囊连接，通过所述弹性可伸缩囊改变音箱的内腔体积，达到改善音箱音质的目的，不使用时，通过可伸缩囊的收缩减少音箱体积，便于携带。

在便携式音箱领域，现有技术用来实现伸缩共鸣腔达到较好音效的设计方案只有两种。专利号为ZL200520105722.X，名称为“伸缩式音箱及应用其的声音播放装置及电子装置”的实用新型专利，其中给出了两种共鸣腔伸缩的两种设计方案。方案一：使用两个音箱套筒，其中一个大的套筒可以容纳小的套筒，当使用时，小套筒可以伸出大套筒之外，以达到较好的音效。方案二：共鸣腔部分采用折叠设计，使用时，折叠共鸣腔展开，可以达到较好的音效，不使用时，可以折叠共鸣腔，以减小体积。公开号为CN1183882A，名称为“小型全频程扬声器系统”的发明专利，其中也给出了扬声器的两种实施例，实施例一：把两个同心圆筒型箱体配对连接，使外箱体能相对于内箱体作伸缩运动（说明书附图7、图8），从而达到较好的音效；实施例二：使用可变容积的箱体，该箱体为折叠式，能延伸或缩短成各种长度（说明书附图9a、图9b、图9c），从而调节音效。可见，要利用调节共鸣腔的体积从而达到更好的音效，方案只有两种，即滑动嵌入式箱体设计和折叠伸缩式共鸣腔设计，由于ZY公司的产品是迷你型便携式的小音箱，滑动嵌入式的箱体设计体积比较大，也不便于携带，故实际上，只有折叠伸缩共鸣腔这一种方案可选，这也是迷你便携式音箱的惯常设计。

    二、主视图是涉案专利的设计特点之二，但ZY公司产品与涉案专利主视图区别明显，不构成近似，更不相同。

在上述（2009）粤高法民三终字第20*号判决书中，省高院还查明：YG公司在原审法院2009年1月14日开庭时，当庭陈述了涉案专利的另一个设计上的突出特点是本专利主视图上四个圆圈、米字形的面盖属于装饰。同样，根据《民事诉讼证据规则》第九条的规定，省高院确认了上面盖设计就是YG公司专利设计的突出特点之一。

可见YG公司的专利是上面盖有四个圆圈、米字形状，而ZY公司的产品的上面盖为细小圆孔的网状结构，音箱的基本功能就是发声，所以上面盖必须做成镂空或者网孔结构，ZY公司产品的网孔结构与YG公司专利产品的米字型四个圆圈在外观上区别很明显，一般消费者不会造成混淆，不构成近似，更不相同。

    三、外观设计相同或近似的判断应该以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

《若干问题的解释》第十一条规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。最高人民法院知识产权庭负责人就审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释答记者问时提到，专利司法解释第十一条实际上规定的是在判断外观设计近似时应该“整体观察、综合判断”，其中“综合判断”是指通常情况下，主视部分及设计创新部分对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

上述一、二点已经说明，本案中，YG公司的专利设计的突出特点在于伸缩共鸣腔和主视图上四个圆圈、米字形面盖，而伸缩共鸣腔是主要由技术功能决定的设计特征，在判断时应不予考虑，ZY公司产品的上面盖与YG公司专利主视图的面盖也完全不相同或不相近似。

根据综合判断的原则，由于涉案专利是迷你小音箱，体积很小，上下面盖组成了专利的整体外观，所以下面盖的设计也对视觉效果具有重要影响，在整体外观中也是很容易引起消费者注意的，ZY公司产品下面盖与YG公司专利的后视图是有明显差别的。ZY公司产品为内外两圈，内圈中间有3/4圆形凹槽，用于容纳数据线，外圈顶部有一突出孔位，孔位左下方位于内圈左上角有电源指示灯；YG公司的产品底部为内外两圈，外圈顶部为突出孔位，孔位正下方有一圆孔，为音箱电源指示灯，内圈中部偏下为一不规则长方形凹槽。通过对比，可以发现ZY公司产品与YG公司专利的后视图区别很大，一般消费者不会产生混淆，不构成相同或近似。

因此，依据《若干问题的解释》第十一条“整体观察、综合判断”的原则，ZY公司产品与YG公司专利的主要设计部分是不相同或不相近似的。北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）（京高法发【2001】229号），第三部分第（三）条第70项规定：如果两者的主要设计部分（要部）不相同或者不相近似，则应当认为是不相同的或者是不相近似的外观设计。参考上述北京高院的意见，由于ZY公司产品与YG公司专利的主要设计部分不相同或不相近似，故应当认定二者是不相同或者不相近似的外观设计。

    四、关于中间部分特征（圆形、开关、USB接口、卡扣、面盖）在侵权比对时应当不予考虑的说明。

1、关于面盖的圆形特征

由于是迷你型便携小音箱，减小体积是一个重要的要求，为了缩小体积，ZY公司产品的上面盖及中间网孔部分设置成圆形是受制于扬声器的圆形结构，同样的，下面盖也必须设计成与上面盖一致的圆形。因此圆形特征属于主要由迷你型便携小音箱技术功能决定的设计特征。《若干问题的解释》第11条第1款规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。因此，圆形面盖本身外观设计特征在评判ZY公司产品与YG公司专利产品是否相同或者相近似时应当不予考虑。

2、关于开关、USB接口、面盖的设计特征

开关、USB接口、面盖是每个音箱都必须具备的技术特征，以上的设计又属于本领域的惯常设计，根据《若干问题的解释》第11条第1款规定，以上特征作为主要由技术功能决定的设计特征在侵权比对时应当不予考虑。

3、、关于卡扣

由于迷你便携式小音箱的伸缩式共鸣腔设计，当不使用时，共鸣腔必须能够收缩到音箱内部，因此卡扣也是这种伸缩式共鸣腔设计的必要功能特征，根据《若干问题的解释》第11条第1款规定，卡扣作为主要由技术功能决定的设计特征应当不予考虑。

五、国家法律应该鼓励并保护利用过期专利进行新的开发创造的行为，否则会窒息中国创意产业的发展，并严重阻碍中国经济的发展。

ZY公司许诺销售的产品是在已过期专利的基础上做出的改进，该过期专利的专利号为ZL200620015053.1，名称为“可折叠式音箱”，专利权已于2009年11月25日终止（参见证据2和证据9）。该专利是由上下壳体组成的圆柱体形状，上下壳体中间设置可伸缩的共鸣腔，ZY公司的产品时在该专利的基础上作出的改进，该改进同YG公司的改进完全不同，如果在已过期专利的基础上作出的改进被认定侵权的话，则会窒息深圳创意产业的发展，显然也与专利法鼓励创新的精神相违背。

综上所述，ZY公司许诺销售的产品与YG公司的专利产品相似度不超过1/6。当ZY公司许诺销售的产品处于闭合状态时，与YG公司专利产品完全不同，不构成相同或近似。当处于打开状态时，其特征表现在上面盖、下面盖和周边三个方面，通过以上的对比可以看出，在上面盖和下面盖这两个方面，ZY公司许诺销售的产品和YG公司的专利产品有显著的区别，不构成近似，更不相同，只有在周边才有相似的可能，所以，两个产品的相似度最多也只有1/6(1/2*1/3)。 而且，上述对比还说明了，即使是这1/6的相似，那也是由于功能特征、方案选择有限及该类产品的惯常设计所造成的，排除掉这些最高人民法院《若干问题的解释》第11条第1款所规定的、在侵权比对时应当不予考虑的、主要由技术功能决定的设计特征，ZY公司许诺销售的产品同YG公司的专利产品显然是不相近似的，当然更不相同。故ZY公司许诺销售的产品不构成对YG公司专利的侵权，请求贵局依法认定ZY公司的产品不构成对YG公司外观设计专利的侵权，并驳回YG公司的全部请求。

经双方当庭辩驳后，2010年12月28日YG公司遂撤回对ZY公司的行政查处请求，本案在孙律师的代理下终获胜诉。