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| 省律协知产委委员、本所合伙人孙大勇律师受邀参加专利侵权判定中的司法实务问题研讨会 |
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2010年7月16日深圳市专利协会、深圳市高新技术产业园区服务中心邀请了深圳市中级人民法院祝建军法官作为嘉宾，召开了专利侵权司法判定主题研讨会，广东省律师协会知识产权法律业务委员会委员、本所合伙人孙大勇律师等应邀参加研讨会。会议在深圳市南山区科技园南区虚拟大学园二楼报告厅召开。
随着知识经济的迅速发展，社会公众的专利保护意识明显增强，专利战略在参与市场竞争中的作用日益突出，专利侵权纠纷案件也越来越多。而专利侵权判定一直是世界各国司法实践中的难点。为加强沟通与了解，保护当事人的合法权益，促进司法公正与司法透明度，祝建军法官就专利侵权判定司法实务中的一定典型问题与与会人员展开热烈的沟通、交流。
祝法官同与会人员沟通交流的主题包括如下三个方面：1、原告以专利权人的身份提起诉讼是否适格；2、被告的侵权行为是否成立；3、民事责任的承担问题。其中祝法官提到了以下几个比较典型的问题：
1、实用新型专利纠纷案件中原告不提供检索报告应如何处理的问题
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《规定》）第八条第一款规定，提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。最高人民法院在给北京市高级人民法院的答复中强调，凡符合民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院应当立案受理，但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以不中止诉讼的情形，人民法院应当中止诉讼。但上述规定及答复未明确，如原告在一审开庭时不提交检索报告，而被告在答辩期内亦未要求法院中止案件的审理，此时法院应否依职权中止诉讼。法官对该问题存有争议。合议庭法官曾产生了两种观点：一种观点认为，依照专利法的规定，实用新型专利权的授予不需要经过实质性审查，而专利检索报告作为认定涉案专利是否具备法律稳定性的初步证据，该证据应由原告承担举证责任，这与被告的抗辩证据具有不同功能，可以保持专利权人的利益和社会公共利益的平衡。鉴于本案原告不提交检索报告，说明其未尽其应承担的举证义务，故法院应中止诉讼。另一种观点认为，因专利法及司法解释、最高院答复均未规定上述情形应中止诉讼，且被告亦未要求中止案件的审理，故法院不应中止诉讼，应继续审理并作出判决。祝法官对此持第一种观点。
孙律师经研究深圳中院的判决，发现深圳中院的司法判决对此问题其实持不同的观点，例如深圳中院在审理原告厦门某公司诉被告香港某公司侵犯实用新型专利纠纷案中合议庭最终采纳的是第二种观点。
孙律师认为，鉴于专利法实施细则第五十六条对可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告（实用新型检索报告）的主体做出了限定，即请求主体仅为专利权人或者利害关系人（该利害关系人为专利许可合同关系中的被许可人而不是专利侵权诉讼中的被告或专利行政调处中被请求人），该限定是因为目前我国专利审查资源有限，专利局无法做到对任何人提出的针对任何实用新型或者外观设计要求做出专利权评价报告的请求均予满足。但是，考虑到专利权人与社会公众利益的平衡，因此专利权评价报告作出后，社会公众有权获得该报告，故专利法实施细则规定任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。
根据以上的理解，孙律师认为若专利权人或者利害关系人已经请求国家专利局作出过专利权评价报告后，在诉讼过程中由于被告可以复制到涉案专利的专利权评价报告，因此专利权人或者利害关系人是否提交该专利权评价报告不涉及到专利权人的利益和社会公共利益的平衡问题，因此是否中止诉讼由法院根据案件的实际情况确定，法院对原告未提交专利权评价报告这一因素应当不予考虑。
但是，若专利权人或者利害关系人未请求国家专利局作出过专利权评价报告，则涉案实用新型或者外观设计的稳定性就因专利权人或者利害关系人的不作为而缺少了一个评判依据。由于实用新型或者外观设计专利权的授予不需要经过实质性审查，而专利权评价报告作为认定涉案专利是否具备法律稳定性的初步证据，又只能依专利权人或者利害关系人的请求而作出，为平衡专利权人或者利害关系人与公众的利益，在被告针对涉案专利提出无效请求的情况下，法院应当依法中止本案的诉讼，等待被告提出的无效宣告请求审查决定结果。
此外，孙律师认为，这里还有三个问题需要说明：
（1）中止案件的审理并不是一个以当事人申请为前提的行为，法院可以以职权中止案件的审理。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（五）、（六）项的规定可以作为法院依职权中止案案件审理的法律依据。
（2）考虑到中止案件的审理其实质在于保持专利权人或者利害关系人与社会公众利益的平衡，因此对被告提出无效宣告的时间法院不应当予以限制，即不应限制于答辩期间内。
（3）以上关于专利权评价报告的评述适用于实用新型检索报告。
2009年10月1日第三次修改的专利法生效后，新专利法中不再有实用新型检索报告的说法。根据相关规定，国家知识产权局仅针对申请日(有优先权的，指优先权日)在2009年10月1日之前的实用新型专利作出专利检索报告，因此在自2009年9月30日起的11年期间，还会存在实用新型检索报告与专利权评价报告并存的情形。
《最高人民法院关于学习贯彻修改后的专利法的通知》(法发〔2009〕49号) 第二条规定：对于2009年10月1日以后的被诉侵犯专利权行为，适用修改后的专利法。根据上述规定，对某些实用新型专利，会出现关于实用新型检索报告问题法律规定不明的情形。例如申请日为2008年10月1日的实用新型专利在2010年10月1日遇到侵权时，根据新专利法的规定，法院可以要求专利权人或者利害关系人出具该实用新型的专利权评价报告，但客观上，中国专利局只能就该实用新型专利出具实用新型检索报告而不是专利权评价报告。因此，原告应当承担的举证义务因为新专利法的规定而只能被豁免，显然这与立法的初衷是违背的。因此，孙律师认为，新专利法中关于专利权评价报告的相关规定应同样适用于实用新型检索报告。
2、发明和实用新型专利纠纷案件专利权保护范围的确定
我国专利法规定，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。《规定》将该规定解释为，专利权的保护范围应当以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
在司法实践中，如何适用上述规定以确定专利权的保护范围存在分歧。例如原告涉案实用新型专利的权利要求书记载了七项内容，其中第一项为独立权利要求，第二项至第七项为从属权利要求。案件立案受理后，被告向国家知识产权局专利复审委员会宣告原告专利无效。庭审中，原告明确表示，其要求保护的专利权的范围为权利要求第一项至第七项。合议庭法官关于如何确定原告专利权的保护范围存在分歧：一种观点认为，原告专利权利要求书记载了七项权利要求，每一项权利要求均限定了一个技术方案，继而限定了各自的保护范围，专利权为私权，既然原告在本案诉讼中选择要保护其七项权利要求，法院应予准允，在具体的侵权判定中，法院应将原告所主张的七项技术方案分别与被控侵权产品的技术特征进行比对，以此判断被告侵权与否。而另一种观点则认为，本案原告专利权利要求包括独立权利要求和从属权利要求，独立权利要求从整体上反映了发明或实用新型的技术方案，记载了解决该技术问题的必要技术特征，因此其保护范围最大，而从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定，所以其保护的范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内，即从属权利的保护范围比独立权利要求的保护范围窄。鉴于此，尽管原告要求保护的专利权的范围为七项，但由于独立权利要求的保护范围最大，故法院只应以独立权利要求作为权利的保护范围。在具体的侵权判定中，法院只需将独立权利要求与被控侵权产品的技术特征进行比对，以此判断被告侵权与否。
实际上，本案原告之所以选择以所有的权利要求项作为专利保护范围，是因为实用新型专利权的授予不需要经过实质审查，专利的稳定性相比发明专利差，由于被告在诉讼答辩期内向国家专利复审委提出宣告涉案专利无效的请求，原告由于担心其专利权利要求书中的一项或数项被宣告无效，基于稳妥起见，索性要求保护其所有的权利要求项。原告这样选择的好处是，当一项独立权利要求被宣告无效，而其从属的权利要求被维持有效时，则其直接从属的权利要求就提升为独立权利要求，原告因此可以避免因仅仅选择独立权利要求而被驳回诉讼请求的不利境地，以使其专利权可以得到更好的保护。应当说，原告基于其诉讼策略的考虑请求法院保护其全部权利要求是可以理解的，正因为如此，深圳中院采纳了第一种观点进行了判决。
但采纳上述第一种观点有值得检讨之处。比如，当原告的专利权利要求有较多项，且每一项权利要求的技术特征均非常复杂时，要求法官对这些技术特征进行一一对比，显然会使案件的审理变得非常困难。同时，这种做法也不利于敦促原告根据被告的“侵权情况”或抗辩主张，认真进行技术分析和侵权比对，从而影响快捷、高效地审理专利纠纷案件。较妥当地解决该问题的参考方法有：（1）对于发明专利案件来说，因发明专利经过了实质审查，如原告请求以所有的权利要求项作为专利保护范围时，一般只同意原告以独立权利要求作为专利的保护范围，当原告选择以该发明的某项从属权利要求作为保护范围时，应予准允。（2）因实用新型专利权的授予未经过实质性审查，如原告请求以所有的权利要求项作为专利保护范围，法官要向原告充分释明选择不同权利要求的选项，可能会意味着不同的诉讼成本、审理周期、鉴定费等方面的问题，从而敦促原告选择最佳的保护选项，取得最好的保护效果。（3）合议庭如认为涉案专利不稳定，可以中止专利诉讼，等专利复审程序作出决定后，再恢复案件的审理，以敦促原告理性地确定专利权的保护范围。
祝法官提到，在我国其他地区（广东省外）的专利侵权司法审判中，这个问题其实并不存在。因为，其他地区的法院在独立权利要求有效的情况下，一般按照专利独立权利要求进行审判，而不考虑从属权利要求的保护问题。
当然，在广东省的司法实践中，遇到专利侵权人同时要求保护独立权利要求与从属权利要求的情形下，法院一般根据案件难易、审理周期等因素综合判定是否准予原告请求同时保护独立权利要求与从属权利要求的诉请。
3、合法来源抗辩与警告函的巧妙运用
新修改的《中华人民共和国专利法》第七十条的规定： 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。根据以上的规定，祝法官向与会者明确了以下几个问题：
（1）可以采用合法来源抗辩原则的商人仅有三类：分别是：使用者、许诺销售者和销售者。为防止这三类商人通过合法来源抗辩原则，恶意侵权，祝法官接着明确了第（2）个问题，即
（2）权利人可以通过警告函的方式抵抗侵权人的合法来源抗辩。侵权人接到警告函后仍实施侵权而被控至法院，则法院可以以其已知晓“未经专利权人许可”而仍实施专利侵权行为，不属于合法来源抗辩的情形，而判定侵权人承担侵权赔偿责任。
4、关于证据保全的问题
在司法实践中权利人最常用的证据保全方式包括公证保全和法院的保全。关于如何进行证据保全，祝法官提到公证保全与法院保全并不是证据保全的仅有方式，律师见证同样为法院所认可。但对律师见证而言，应当有两名律师参加，且该两面律师不能为涉讼案件的受托律师。当然，当事人自行购买侵权产品获得发票、侵权产品实物等相关证据，该类证据亦为法院认可。但证明力如何，则由法院根据案件的具体情况进行综合判定。
本次研讨会还谈到了专利侵权司法判定实务中的一些其他具体问题，就某些具体的问题，不同的法院或者法官都可能会产生一些不同的观点和看法。“只要凭着公正心办案，每个观点都值得尊重”祝法官强调说。
通过参加此次研讨会并结合以往案件的代理经验，孙律师认为目前知识产权案件的审理具有复杂性，统一司法尺度，增强案件审理的透明度对促进中国知识产权保护具有极为重要的意义。因此，从这个角度出发，本次类型的研讨会对于加强审判组织与代理组织和案件当事人的沟通其实有着不同寻常的重要意义。
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