一、案例简述：

原告一徐荣基于2003 年9 月5 日向国家知识产权局申请了“光缆及其连接装置”实用新型专利，该专利于2005 年2 月23 日获授权（专利号ZL03274183.9 )。专利授权后，原告一徐荣基于2005年3月1日授权原告二东莞市凯鸿光电科技有限公司（以下简称凯鸿公司）独占使用该实用新型专利。被告欧耀多原在凯鸿公司工作，在离职后的一年内即2003 年11月23 日以自己的名义向国家知识产权局申请“金属铠装室内软光缆”实用新型专利，该专利于2005 年3 月16 日获授权（专利号200320114232.7 )。两原告徐荣基、凯鸿公司认为，被告申请的专利与原告徐荣基的专利都是利用金属软管来达到抗压抗剪的目的，并且两专利的技术领域相同，被告申请的涉案专利与原告徐荣基的专利技术方案极其相关。鉴于以上原因，两原告于2007 年7 月19 日向深圳市中级人民法院提起诉讼，主张被告作为原告凯鸿公司的工作人员，在执行原告的工作任务，利用原告的技术条件和物质条件、参与徐荣基专利技术方案研发工作的基础上，申请了涉案专利，该专利应为职务发明创造，故请求法院判决涉案专利归两原告共同所有。

二、承办案件过程及诉讼结果

（一）办案过程简述

本案在发生前，就相同的原被告、相类似的专利权属纠纷案深圳中院已经做出了（2005）深中法民三初字第650号生效判决，该生效判决将被告欧耀多等申请的专利判归原告所有。在该判决中，深圳中院认为“金属软管”的技术特征是原告凯鸿公司“铠装型光纤跳接线”的技术成果以及徐荣基第03274183.9号专利的核心技术。被告欧耀多尚在凯鸿公司任职期间申请的第03248434.8号“耐压防鼠型光纤活动连接器”实用新型专利的核心技术特征亦是“金属软管”，鉴于被告欧耀多未能在诉讼期间提供第03248434.8号专利的相关研发资料，深圳中院最后认定第03248434.8号专利是被告利用凯鸿公司已有的技术成果作为主要的物质技术条件而形成。鉴此，深圳中院将被告第03248434.8号专利判归两原告所有。该案件在当时已经成为深圳中院民三庭审判过的典型案例。

原告为赢得诉讼，在提起第200320114232.7号专利确权纠纷案时将该（2005）深中法民三初字第650号民事判决书亦作为证据提交给深圳中院。笔者接受委托后仔细研究了一下原告提交的证据，并重点分析了一下（2005）深中法民三初字第650号案件与本案的异同。经研究后笔者做了以下几点概括：

1、（2005）深中法民三初字第650号与本案的事实基本相同，涉及到的两讼争专利的核心技术特征均为“金属软管”。

2、（2005）深中法民三初字第650号案已经认定原告的本职工作并非研发，被告亦未接受原告指派的研发任务，以上认定在原告未提交其他证据的情况下，亦应适用于本案。

3、在（2005）深中法民三初字第650号案与本案中原告均未提交被告利用原告的资金、设备、零部件或者原材料完成讼争专利的相关证据材料。

根据上述1-3项的分析，笔者认为，本案的焦点问题同（2005）深中法民三初字第650号案一样，就是被告是否在原告的技术方案公开前将原告的技术成果、技术方案中的核心部分，或者将该技术方案中的主要技术特征简单组合后申请了本案讼争专利？

经查看原告提供的相关证据，笔者发现尽管本案讼争专利的申请日期为2003年11月23日，但原告徐荣基的专利授权公开日却在2005年2月23日，即讼争专利的申请日早于徐荣基专利的公开日。因此寻找原告技术方案尤其是“金属软管”技术特征公开日早于2003年11月23日的证据就成为本案得以突破的关键问题。

为破解该问题，笔者反复研究原告提供的证据，希望能够找到一点线索。功夫不负有心人，原告提供的一份销售发票引起了笔者的注意。该发票证据的证明对象与证明内容均注明为：“原告专利产品销售收入情况”，其上注明顾客名称为：广东移动通信有限责任公司东莞分公司，填发日期为：2003年11月12日。显然该证据是原告用于证明自己专利实施后的获利情况，但对笔者而言，该证据可以用于证明徐荣基03274183.9专利技术方案已经最迟于2003年11月12日（早于本案讼争专利的申请日）以销售的方式进行了公开。若笔者的该主张能够成立，那么本案将同（2005）深中法民三初字第650号案产生本质的不同，那就是本案亦不存在被告利用原告“不对外公开的技术资料”申请讼争专利的情形。

思考到上面一层后，笔者仍有顾虑，那就是上述“销售公开”中的“公开”其含义是否等同于“不对外公开的技术资料”中的“公开”，即专利产品公开销售后，是否就当然认为该专利产品所涉及到的专利技术资料已经对外公开？我们知道，“销售公开”的概念来源于部门规章《审查指南》的规定。“销售公开”属于“使用公开”的一种，是一种拟制的公开，即只要使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。《审查指南》对“使用公开”的界定用于判断专利的新颖性。鉴此，又产生一个新的问题，即“销售公开”的概念能否用于判断专利权的归属问题？

为探究该问题，笔者认为分析研究中国当前司法实践关于该问题的观点和立场是必要的。为此，笔者翻阅了“中国知识产权司法裁判文书网”上公开的关于专利确权案的全部判决书。翻阅成百上千个案例无疑是一个艰苦的过程，但为完成当事人的托付也是值得的。令人欣喜的是，关于这个问题，深圳中院于2005年12月7日做出的（2005）深中法民三初字第481号判决做出了明确的认定，即公开销售能够导致与被销售产品相关的技术资料成为“不属于原告不公开的技术资料”。还有一点需要提及的是，笔者目前所代理案件的主审法官就曾参与过（2005）深中法民三初字第481号案的审理。

有了以上的认识之后，笔者设计诉讼策略如下：

1、对原告销售公开的事实不进行书面答辩，待庭审过程中原告明确发票中所涉及的专利产品就是徐荣基第03274183.9 号“光缆及其连接装置”专利，且该陈述被书记员记录在案后，再行口头重点答辩，以迫使原告的陈述成为既定事实且无法变更，因为根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条第四款的规定，原告若想撤回对该事实的承认，必须经我方同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符，显然原告一经承认便基本上没有办法再行改口。

2、当庭要求原告明确其所谓的职务发明创造究竟属于哪一种类型的职务发明创造？在此过程中，注意要求原告明确以下两点：

（1）被告的本职工作不是从事研发工作，原告亦未向被告下发与讼争专利有关的研发任务。

（2）被告未曾利用原告的资金、设备、零部件或者原材料申请讼争专利。

3、考虑到中国并非判例法国家以及司法判决的不确定性，建议被告对徐荣基第03274183.9 号即刻启动无效宣告程序。其用意有二：

（1）在本案诉讼中被告处于被人告的被动状态，启动无效宣告程序后，被告成为请求人，在无效程序中转为主动状态。此时，双方的地位诉讼地位可获得表面上的平衡，商谈和解时撤不撤回无效请求就可成为被告可资利用的筹码。

（2）假若徐荣基第03274183.9 号专利因缺乏新颖性或创造性被无效，那么该专利便自申请日起自始无效，即03274183.9 号专利自申请日那天起就属于现有技术（专利缺乏新颖性，专利技术方案为公知技术）或者是现有技术的简单组合（专利缺乏创造性，专利技术方案中的相关技术特征为公知技术）。无论哪种原因导致专利无效，笔者认为，都可能导致原告所谓的“不对外公开的技术资料”不复存在（目前该观点还有待进一步论证）。显然，专利无效的结果对诉讼的最终结果亦有帮助。

4、考虑到司法判决的不确定性，为确保当事人利益的有效保障，经被告同意后，笔者积极的同原告方磋商、洽谈，希望双方能够互享对方专利，即原告可免费使用被告目前拥有的讼争专利，被告亦可免费使用原告徐荣基第03274183.9 号专利，原告撤回本次诉讼，被告亦撤回无效请求，最终实现互利共赢。

事实上，一审庭审中法院的审查重点同笔者所确定的庭审重点存在很大的分歧，尽管如此，笔者仍通过证据质证、法庭发问以及双方辩论等环节，将法院的庭审重点强行向笔者确定的思路上转移，最终笔者所确定的要点问题全部要求原告进行了当庭确认。关于销售发票的问题，由于原告并不知道我方询问该证据相关情况的真正用意，因此毫不含糊的回答该发票涉及的专利就是徐荣基第03274183.9 号专利。关于原告起诉主张的职务发明创造究竟属于哪一种类型的职务发明创造，原告含糊其辞。但在笔者的追问下，最终确定被告的本职工作不是从事研发工作，原告亦未向被告下发与讼争专利有关的研发任务。关于被告究竟利用了原告的什么样的物质技术条件完成讼争专利，原告一审、二审均含糊其辞，总是笼统的讲利用了工作便利。

关于原告提供的发票证据为我方所用的问题，说实话，虽然诉讼是没有硝烟的战争，笔者还是不希望作为自己同行的对方律师输得灰头土脸。但忠于委托人的利益是律师第一要考量的因素，因此站在各自当事人的立场上，和解可能是唯一的出路。很可惜，一审庭审后，笔者向原告代理律师指出其诉讼证据中的巨大瑕疵以及对徐荣基第03274183.9 号专利性稳定性差的硬伤后，原告律师竟不以为然，消极对待，最终导致原被告双方和解失败，双方只能通过最终的司法判决明断是非。

（二）两审审理结果

深圳市中级人民法院经审理后认为，专利法第六条规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。专利法实施细则第十一条进一步明确：退职、退休或者调动工作后1 年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造。争议专利从时间上来看，系欧耀多从凯鸿公司离职一年内作出；从技术因素来看，与徐荣基第03274183.9 号“光缆及其连接装置”技术方案非常接近，系对徐荣基专利作细微改动而形成。欧耀多先后在光联公司（即凯鸿公司的前身）和凯鸿公司的工程、业务部门工作，参加公司的相关业务会议，负责开展市场客户调查等，存在了解公司有关技术成果的便利条件．其将徐荣基及凯鸿公司的技术成果、技术方案中的核心部分或者该技术方案中的主要技术特征进行简单组合并申请了争议专利，该专利是利用凯鸿公司已有的技术成果作为主要的物质技术条件而形成的，属于职务发明创造的一种情形，其专利权属依法应归凯鸿公司。按徐荣基及凯鸿公司在本案中的主张，争议专利可供徐荣基及凯鸿公司共有。被告欧耀多一审败诉。

一审宣判后，欧耀多不服，向广东省高级人民法院提起上诉。广东高院经审理后认为：《中华人民共和国专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”；《中华人民共和国专利法实施细则》 （2002 年修订）第十一条规定：“所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造．所称本单位，包括临时工作单位；所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。根据上述法律法规，职务发明的认定条件应当为：1 、作出发明创造的发明人或设计人是申请专利的单位的职工；2 、发明人或设计人在本职工作中完成的发明创造；3 、虽然与发明人或设计人的本职工作无关，但是属于在执行本单位分配的专门任务时完成的发明创造；4 、工作人员退职、退休或调动工作后一年之内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；5 、主要是利用本单位的资金、设备、零部件、原材料以及该单位拥有的不对外公开的技术情报或技术资料等完成发明创造。

根据本案查明的事实，首先，欧耀多在凯鸿公司工作期间，其本职工作为业务课文员，负责产品的市场推广。除其本职工作之外，公司也没有向欧耀多下达研究开发“光缆及其连接装置”技术的任务，其并未参与该技术的研发过程。由此可见，欧耀多虽然是凯鸿公司的雇员，但其本职工作并非研发“光缆及其连接装置”技术或者“金属铠装室内软光缆”技术，公司也从未向其下达该项专门任务。因此，即使该发明创造在欧耀多离职后1 年内作出，也不属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造。其次，现有证据并不能证明欧耀多利用了凯鸿公司的资金、设备、零部件和原材料。而在本案专利申请日前的2003 年11 月12 日，鸿凯公司向广东移动通信有限责任公司东莞分公司销售了“光缆及其连接装置”实用新型专利产品。由此可见，即使如凯鸿公司所主张，欧耀多利用凯鸿公司“光缆及其连接装置”的技术情报或技术资料来进行“金属铠装室内软光缆”实用新型专利的发明创造，该技术信息亦不属于不对外公开的技术信息。

综上，广东高院最终认定本案争议的专利不属于职务发明，其专利申请权及专利权均应归欧耀多所有，遂撤销深圳中院的一审判决，并驳回了两原告的全部诉讼请求。

经过笔者同被告的共同努力，本案最终以原告终审败诉、徐荣基第03274183.9 号专利被全部无效而告终。

三、心得体会

通过办理该案件，笔者有以下几点体会：

1、律师应当慎重选择所提交的证据，同时要学会从不同的角度理解和解释证据。

本案原告提交了一份专利产品的销售发票，用于证明其专利产品的销售情况，其用意显然是作为专利侵权损害赔偿证据提交的。但从庭审过程来看，原告起诉最主要的目的是进行专利确权，而并非专利侵权诉讼。原告甚至认为，在撤回专利侵权诉讼之后（原告原同时提起专利确权与专利侵权诉讼，在我方提出两种不同类型的专利案件不可并案审理的抗辩主张后，法院依法行使释明权，原告遂撤回侵权之诉），其原先提交的该份销售发票对本案的诉讼无关轻重。笔者正是利用原告的这种心理，通过庭审质证将该份证据的法律效力以及其所指向的专利内容进行了确认，接着通过解释证据，将该份证据变为对我方有利的证据，为最终的胜诉奠定了基础。

2、律师应当充分认识到，站在法律的层面，没有任何事情是绝对的。

说实话，笔者一直认为“世事无绝对”是一条真理。正因为这样，笔者在对本案进行评估后仍然采用了其他辅助诉讼策略：申请宣告徐荣基专利无效，坚持和解解决问题。事实上，虽然一审的判决大大出乎我的意料(想不到竟然败诉)，但从某种程度上讲亦是在我的意料之中，“世事无绝对”嘛。正因为笔者持这种心态，并灌输这种理念给我的当事人，才没有让我委托人因一审败诉而归责于笔者，最终获得其二审委托、赢得诉讼。

3、律师应当学会书面答辩与庭审答辩相结合。

据笔者的理解，书面答辩比较适合对一些比较复杂问题或者是无关轻重问题的论述，而口头答辩比表适合一些简单的或者具有超级杀伤力的问题的论述。对一些比较复杂的问题，通过书面的形式进行阐述，法官会有比较多的时间进行思考，乃至反复思考，若通过口头答辩，则可能在庭审的那么一点时间内说不清楚或者是一时难以得到法官的会意和理解，这些都会严重削弱答辩的效果。当然，有时候案件中零零碎碎的问题比较多，为防止口头答辩时挂一漏万，建议通过书面的形式进行表达。当然，由于书面答辩不仅给了法官充分的时间来理解思考答辩意见，同时亦给了原告充分思考的空间，因此，对一些具有超级杀伤力的问题可以通过口头答辩进行，以尽可能的压缩对方思考的空间。就拿本案而言，笔者对发票的事情庭前绝口不言，等庭审将证据所指向的专利内容落实后，再发表自己的答辩意见，相信原告即使当庭就理解了笔者的用意后，亦后悔晚矣。

4、律师对案件的发展走向可以通过研究以往案例进行把握。

对老律师而言，因为做过很多的案件，因此对不同法官、不同法院关于案件的认定标准都有所了解，因此把握其手头的案件时相对来说就比较有优势。这也正是很多当事人愿意选择老律师的原因吧。但是，对年轻律师而言，尤其是面对知识产权案件的时候，研究以往案例往往具有意想不到的效果。知识产权案件往往具有新颖性、特殊性和法律规定不明确性等特点，即使老律师对案件诉讼结果的把握都会有一定的难度，而以往案例往往会给你一个八九不离十的答案。就拿本案而言，笔者有好多问题，都是通过研究案例获得了答案。在这里笔者重点说明两个问题：

（1）关于本案是否适用诉讼时效的问题。

本案的起诉日距离涉案专利的授权公开日已经超过了两年，若适用诉讼时效，本案则可以直接获得胜诉。因此，在代理过程中笔者对该问题做了比较深的案例研究。经研究笔者发现，对这个问题不同法院不同时期对该问题的观点存在非常大的分歧，有的法院认为应当适用两年的诉讼时效，因为专利确权案不属于法律另有规定的情形；有的法院认为，专利确权案属于广义的专利侵权案，根据相关司法解释的规定，对持续侵权不适用诉讼时效的规定；当然，也有的法院采取折中的观点，即认为对违反合同而产生的专利确权案适用诉讼时效，而因侵权而产生的专利确权案则不适用诉讼时效。考虑到本案在广东审理，笔者重点研究了广东省的司法判决。笔者发现广州中院一般持应适用诉讼时效的观点，诉讼时效从专利授权公开日起算，但广东高院对此态度上却遮遮掩掩、不甚明朗，给人的印象大致是不支持诉讼时效。

在案件的代理过程，笔者有幸拜读到广东高院民三庭林广海庭长的文章，从其行文来看，不支持诉讼时效的观点比较鲜明。

鉴于以上情形，笔者意识到，作为本案二审审理法院的广东高院，其观点很可能就是不支持诉讼时效。因此，本案答辩的重点还是不应落到诉讼时效问题上，应当从其他的环节寻找突破口。事实证明，笔者的分析是正确的，本案一审、二审两审法院各自以不同的理由否决了笔者关于本案已过诉讼时效的主张。

（2）关于销售公开能否构成物质技术资料公开的问题。

关于销售公开能否构成物质技术资料公开的问题可以说是本案的核心问题。对该问题的把握在原被告双方和解方面具有重要意义。原被告双方和解的过程实际上就是双方诉讼地位判断和利益博弈的过程，通常诉讼占优势的一方在和解过程中会占据主动地位。

笔者通过对以往案例的研究，认为本案诉讼中被告应占据主动地位，因此，在我方提出的条件被告方不愿接受的情况下，我方即放弃和解，将诉讼进行到底。事实证明，我方的诉讼策略安排获得了最终的成功。

5、律师应当认识到，诉讼仅是双方当事人解决纷争问题的一种手段，律师接受委托后真正要解决的问题不是诉讼本身而是双方当事人的纷争。

认识到律师真正要解决的问题不是诉讼本身而是双方当事人的纷争这一层面后，律师对诉讼的应对策略可以更趋于实际。具体到本案，笔者接受被告诉讼委托后并未将眼界囿于诉讼案件本身，而是放到双方真正的利益纷争上。为此笔者设置了无效扯制程序，笔者相信只要双方能够达成和解，那么双方之间的纷争便彻底的了解，便不会像（2005）深中法民三初字第650号案一样，案结事未了。

事实上，虽然笔者最初促成双方和解的想法未能实现，但是通过诉讼和无效程序，尤其是无效程序的持续推进，原告专利被打掉了。双方纠纷之源便不复存在，因为无效审查后的结果表明：原告口口声声声称的私有技术实际上是大家都可以用的公知公用技术，原告可以用，被告亦可以用。双方的恩恩怨怨其实都是假想恩怨、一场误会罢了。

备注与说明：

作者：广东惠邦律师事务所 孙大勇

典型案例参评理由：

1、本案的终身裁判结果最终推翻了深圳中院的判决，而且同深圳中院一个非常类似的典型案件裁判结果完全相反。

2、本案笔者在诉讼中应用了多种诉讼技巧，最终奠定了案件成功的基石。